제법한정물건 청구항의 권리범위 해석
대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후 1726 판결
1. 서론
제법한정물건 청구항(이하 ‘PbP 청구항’)의 해석과 관련하여서는 ① 동 청구항에 적시된 제조방법의 한정을 무시하고 그 제조방법으로 얻어지는 물건 그 자체로 해석하는 소위 ‘물건자체설(product itself theory)’ 및 ② 동 청구항에 표현된 제조방법의 한정을 포함하여 해석하는 소위 ‘제법한정설(process limitation theory)’이 있다.
대법원은 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결(시트벨트장치용 벨트결합금구 및 그 제조방법발명) 등에서 진정 PBP 청구항에는 제법한정설을 적용하고, 부진정 PBP 청구항에는 물건자체설을 적용한다고 판시하였다. 실상 진정 PBP 청구항에는 물건자체설이 적용되어야 하고, 부진정 PbP 청구항에는 제법한정석리 적용되어야 하는데, 동 판시들은 그것을 거꾸로 적용하는 오류를 범하였다. 이러한 잘못에 대하여는 비판이 많았고, 급기야, 하급심인 특허법원이 대법원의 판시를 무시하고 모든 PbP 청구항에 물건자체설을 적용하는 판결들을 생산하였고, 기존 판결들의 잘못을 인식한 대법원이 급기야 2011후927 전원합의체 판결을 통하여 그 판결들을 모두 변경한 것이다. 그러나, 그 전원합의체 판결도 여전히 잘못된 것이다. 2013후1726 판결은 PbP 청구항의 권리범위 해석에 관한 것인데, 동 판결을 평석하기 위해서는 불가피하게 특허성 판단에 관한 2011후 927 전원합의체 판결을 먼저 이해하여야 한다.
2. 판결
1) 2011후927 판결
① 하급심(특허법원) 판결
관련 청구항 제6항, 제7항은 방법발명의 청구항이고 제9항이 PbP 청구항인데, 특허법원은 제 6항 및 제7항의 발명들의 진보성이 부정되지 않는다고 보았고, 나아가 동 항들의 방법을 그대로 포함하고 있는 제9항의 PbP 발명 역시 진보성이 부정되지 않는다고 판결하였다. 대상 특허법원 판결은 PbP 청구항에 기재되어 있는 제조방법의 한정을 적용하여 해석한 것으로서 소위 ‘제법한정설’을 적용한 것이다.
② 대법원 2011후927 전원합의체 판결
대법원은 발명을 물건의 발명과 방법의 발명으로 구분하고, PbP 청구항에 제조방법이 기재되어 있음에도 불구하고 그 청구항이 청구하는 것은 물건 자체라고 보았다. 즉, 대법원은 PbP 발명의 특허성 판단에 있어서 ‘물건자체설’을 적용한 것이다. 사실, 대상 청구항 제9항은 부진정 PbP청구항일 것인데, 대법원은 PbP 청구항의 종류, 실체를 불문하고 물건자체설을 적용하여야 한다고 천명한 것이다.
2) 2013후1726 판결
① 하급심(특허법원) 판결
특허법원은 대상 PbP 청구항에 기재된 제조방법을 한정하여, 즉 제법한정설을 적용하여 권리범위를 책정하고, 확인대상발명이 대상 PbP 청구항의 권리범위에 속하지 않는다고 보았다.
② 대법원 2013후1726 판결
대상 판결에서 대법원은 침해소송에서의 침해 판단 및 권리범위확인심판에서의 권리 속부 판단에서도 (PbP 청구항의 특허성 판단에 관한) 2011후927 전원합의체 판결이 판시한 법리가 마찬가지로 적용되어야 한다고 전제한 후, 대상 PbP 청구항에 물건자체설을 적용하였다. 그러한 전제는 특허성 판단과 침해 판단에서 청구항을 동일한 수법으로 해석하여야 한다는 소위 ‘일원설’에 따른 것이다. 그러나, 침해소송 및 권리범위확인심판에서 모든 PbP 청구항에 대하여 물건자체설을 적용하는 것이 타당하지 않은 장면이 있다는 점을 인식하고, 대법원은 “명세서의 전체적인 지개에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다‘고 설시하고 있다. 즉, 원칙적으로는 물건자체설을 적용하되 ’발명의 실체‘가 제조방법에 있는 경우 예외적으로 제법한정설을 적용할 수 있다는 것이며, 그 법리를 ’워칙적 물건자체설‘이라고 칭할 수 있다.
3. 결론
대법원 2013후1726 판결은 큰 잠재적인 가치를 가진다. 2011후927 전원합의체 판결이 물건 자체설만을 적용하는데 반해, 예외적이기는 하지만 제법한정설의 적용 가능성을 열어 두고 있다는 점에서 2013후1726 판결은 맹우 중요한 것이다. 2013후1726 판결에서 대법원은 “특허청구범위에 기재되어 있는 자세오시딘의 제조방법이 최종 생산물인 자세오시딘의 구조나 성질에 영향을 미치는 것은 아니므로, 이 사건 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 그 유효성분은 ‘자세오시딘’이라는 단일한 물건 자체라고 해석하여야 한다”고 설명하였다. 그 설명을 역으로 해석하면, 청구항에 기재되어 있는 제조방법이 해당 물건(자세오시딘)의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우 제7항 발명의 권리범위를 해석함에 있어서 제조방법을 고려하여야 할 것이다. 즉, 발명의 실체가 제조방법에 의하여 영향을 받는 경우에는 제법한정설이 적용되어야 한다는 것이다. 2013후1726 판결의 이러한 해석이 특허성 판단에도 적용되어야 한다고 본다.
즉, 제조방법이 해당 물건의 구조나 성질에 영향을 미치는 경우 PbP 발명의 특허성을 판단함에 있어서도 제조방법을 고려하여야 하는 것이다.